11月12日-13日，由中國汽車工程學(xué)會、中國汽車技術(shù)研究中心有限公司、寶雞市人民政府聯(lián)合主辦的“中國汽車知識產(chǎn)權(quán)年會”隆重召開。本年度中國汽車 知識產(chǎn)權(quán)年會以“知識產(chǎn)權(quán)鑄就創(chuàng)新發(fā)展之基”為主題，更多元化的國際視角全新定位，圍繞知識產(chǎn)權(quán)管理提升與增效，汽車知 識產(chǎn)權(quán)發(fā)展的政策導(dǎo)向、國際形勢，以及如何進(jìn)行訴訟風(fēng)險應(yīng)對展開交流。峰會期間，上海弼興律師事務(wù)所主任合伙人 薛琦發(fā)表了題為“專利創(chuàng)造性答辯思路剖析”的主旨演講。

上海弼興律師事務(wù)所主任合伙人 薛琦

以下為演講實錄：

大家好，問大家一個問題，一項發(fā)明創(chuàng)造，它的價值有多大取決于什么？當(dāng)然有很多原因，本身的技術(shù)怎么樣，它本身的經(jīng)濟(jì)上面怎么樣，還有一點在法律上怎么樣，所謂在法律上怎么樣是指它能不能獲得專利權(quán)，獲得專利權(quán)的保護(hù)范圍有多大，它的法律的穩(wěn)定性多大，這個取決保護(hù)力度、保護(hù)強(qiáng)度多大，以及專利的運營的潛力多大，所以這個取得一項專利權(quán)是非常重要的。取得一項專利權(quán)，獲得專利權(quán)，怎么獲得高質(zhì)量的專利權(quán)呢？我舉以下三個方面，第一個本身技術(shù)如何，第二個審查員怎么審查，第三專利代理師怎么答。在這里面，一項發(fā)明創(chuàng)造或者專利權(quán)有很多的條款對它進(jìn)行約束，當(dāng)然這里面最重要的一個問題，就是創(chuàng)造性的問題，創(chuàng)造性是里面的難點、重點。

審查人員審查這個案子的時候，涉及很多條款，最關(guān)注的就是創(chuàng)造性問題。對創(chuàng)造性怎么答復(fù)，既針對審查人員的論點辯駁，又能建立自己的一套體系闡述，顯得尤為重要。所以今天給大家分享這個主題，專利創(chuàng)造性答辯思路如何剖析。分了三個部分，第一個部分花幾分鐘，第二個部分最重要，最后一個部分花一兩分鐘講一下。這個時間很短，130萬字的書，我用20、30分鐘講完非常困難，我基本只能點到為止。

專利法是非常有趣的法，一項發(fā)明創(chuàng)造，通過專利法，給它各個方面戒嚴(yán)，從而給它權(quán)利，新穎性是界定一樣還是不一樣，一樣的東西不給保護(hù)，不一樣才給保護(hù)，你不能把別人口袋的東西拿到自己口袋。你不和別人不一樣，是不是就能保護(hù)，不是的，你跟別人不一樣，你想到了，別人想到了，保護(hù)你不值得，也不一定，新穎性解決能不能保護(hù)，創(chuàng)造性解決值得不值得保護(hù)，只有達(dá)到一定的發(fā)明創(chuàng)造的高度才給你保護(hù)，你想到了，別人想不到才給你保護(hù)。

創(chuàng)造性的法律溯源在那里，就是關(guān)于創(chuàng)新的高度問題，創(chuàng)新的價值越大，越給你保護(hù)，越給你保護(hù)，范圍越大，那么對于創(chuàng)造性和新穎性，創(chuàng)造性是組合對比，你不僅僅和每個不一樣，別人的合在一起，不容易想到你的發(fā)明創(chuàng)造，是組合對比，是跟現(xiàn)有技術(shù)對比，現(xiàn)有技術(shù)就是公開的在你的申請之前的技術(shù)，可以是專利文件也可以是非專利文件，優(yōu)先權(quán)就不解釋了。什么叫為公眾所知，你說我不知道沒有關(guān)系，如果你想知道就可以知道，如果一個技術(shù)是社會想知道就可以得到就叫大眾使用所知，有很多可以方式可以公開。

大家看一下這是對創(chuàng)造性的表述，怎么來看呢？就是看這個技術(shù)方案和技術(shù)效果，一手技術(shù)方案，一手技術(shù)效果，技術(shù)方案相差很大，技術(shù)效果相差無幾，有創(chuàng)造性，技術(shù)效果相差無幾，技術(shù)方案相差很大，也有創(chuàng)造性。

我們創(chuàng)造性的三步法，第一步確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。怎么確定，根據(jù)解決技術(shù)問題、技術(shù)效果、技術(shù)特征界定，公開的技術(shù)特征最多的就是最接近的現(xiàn)有技術(shù)。第二步，確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，區(qū)別技術(shù)特征是增加、減少、替換，不是僅僅的不同，你多了少了，都是。效果的比較，有沒有改善效果，你強(qiáng)度是50，我強(qiáng)度是100，這是改善效果，另外還有實現(xiàn)新效果、克服某種缺陷、效果相當(dāng)?shù)谋容^，如果為了實現(xiàn)相當(dāng)?shù)募夹g(shù)效果，提供不同的技術(shù)方案，也依然有創(chuàng)造性。第三步，判斷是否非顯而易見，意思就是說如果我確定了技術(shù)特征，我去看了能不能在別的現(xiàn)有技術(shù)里面，給出了啟示，把這些區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用在最接近的文件里面，結(jié)果產(chǎn)生了你的發(fā)明創(chuàng)造，如果給出了這個啟示，就叫做沒有創(chuàng)造性，叫做顯而易見，這個是最復(fù)雜的。

那么在這里面我們有一個，誰來判斷呢？雖然審查員來審，審查員是以誰的視覺判斷，有一個所屬領(lǐng)域技術(shù)人員，這個是虛擬的，他無所不知，申請之前的所有事情他無所不知，但是不具備創(chuàng)造力，我知道，我只是機(jī)械，沒有辦法結(jié)合，沒有發(fā)現(xiàn)性的思維，沒有突破性的思維，這個所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員，是虛擬人員，在我們國家相當(dāng)我們本科生，碩士博士都有自己的創(chuàng)造能力了，但是他也不是小學(xué)生、也不是農(nóng)民，也不是下崗工人，更不是院士、博導(dǎo)，很多審查人員審查，審查人員都是碩士、博士，審查的視覺比所屬技術(shù)人員高了，他有創(chuàng)造性，你要把他拉回所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員的視覺看。

突出的實質(zhì)性特點，技術(shù)的起點，確定接近的現(xiàn)有效果，最后判斷是否顯而易見的有益的效果。發(fā)明取得有益的技術(shù)效果，更好的技術(shù)效果，提供一種技術(shù)構(gòu)思不同的技術(shù)方案，技術(shù)效果和現(xiàn)有相當(dāng)代表某種技術(shù)發(fā)展趨勢，雖然審查可能有，但是實踐中不容易應(yīng)用，很多的時候，一個新的技術(shù)出現(xiàn)，你一開始并不知道是哪些技術(shù)可能最后會勝出，幾十年前，為了看電視，讓電視更加清晰，有很多技術(shù)。盡管某一方面有負(fù)面效果，但是其它方面有明顯技術(shù)效果，什么意思呢？不能指望一個方面創(chuàng)造什么都好，我對專利的一句話就是只看好的，不看差的，如果你能證明你一個技術(shù)在一個點上比別人好，哪怕在其它點上比別人都差，你都有創(chuàng)造性。

這個是實用新型與發(fā)明的創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)差異，很多人對實用性和發(fā)明有誤區(qū)，認(rèn)為實用新型不值錢，保護(hù)力度不夠，專利不穩(wěn)定，侵權(quán)賠償數(shù)額低，這都是誤區(qū)，結(jié)合我們講的這個東西，實際對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，你同樣申請發(fā)明的創(chuàng)造性，假設(shè)都授權(quán)，實用新型的創(chuàng)造性比發(fā)明性還高，更不容易把實用新型專利無效，實用新型是中國非常好的制度，對創(chuàng)造性的要求比較低，別人不容易無效，審查人員對發(fā)明專利提無效，可以從其它領(lǐng)域找，對實用新型只能從所屬領(lǐng)域找，同樣的技術(shù)，發(fā)明地方大，很容易找到，實用新型地方很小，不容易找到。所以實用新型比發(fā)明更有利，如果你的發(fā)明創(chuàng)造，使用壽命，市場周期在十年以內(nèi)不如申請實用新型，價值并不比發(fā)明低。

我們看一下創(chuàng)造性的答辯思路，我分兩塊，一個縱向、一個橫向，縱向是指我拿到審判通知說沒有創(chuàng)造力，怎么辦？橫向的是講我有哪些突破點，怎么突破。

第一種情況，答復(fù)質(zhì)疑創(chuàng)造性的審查意見的處理步驟：

一是審核審查員引用的對比文件內(nèi)容是否屬于現(xiàn)有技術(shù)。

二是準(zhǔn)確理解審查員的意見，審查意見們兩個部分，一個是表格部分，一個是正文部分，表格里面看勾選情況，有三種情況，確定意見，經(jīng)過修改、經(jīng)過授權(quán)，第二個叫做不確定性意見，能不能授權(quán)、是不是駁回不確定，第三種是否定性意見，我們認(rèn)為你沒有可以授權(quán)的實質(zhì)性內(nèi)容，你再怎么修改，也不能授權(quán)，看到這三個你心里面有一個譜，怎么答，下來是仔細(xì)閱讀正文部分，遇到審查意見表述不清楚、理解上不能完全確認(rèn)的情況下，應(yīng)該及時和審查員溝通。

三是初步分析、給予申請人盡可能全面的建議，簡要概述審查意見的要點，使申請人準(zhǔn)確理解審查員的意見，提供經(jīng)過專利代理師分析整理后的可行的答辯方案，告知答辯期限。

四是申請人和審查員進(jìn)行溝通。

五是確定答辯方案，你給了建議以后，到底用那個方案，綜合考慮專利法要求、審查員的審查尺度和申請人需求以及確定修改方案。創(chuàng)造性論述應(yīng)與權(quán)利要求相對應(yīng)，講創(chuàng)造性講什么，這件專利有創(chuàng)造性講什么，講這個專利保護(hù)的技術(shù)方案有創(chuàng)造性，這個技術(shù)方案對應(yīng)全要求的。另外盡可能多面多角度的論述創(chuàng)造性，講創(chuàng)造性不害怕啰嗦，講創(chuàng)造性像拔蘿卜，山羊拔沒有拔出來，大象沒有拔出來，最后小老鼠拔出來的，說明你這一句話就把創(chuàng)造性達(dá)到了。

另外還有確鑿證明所屬觀點，避免不利證據(jù)的使用。

最后就是撰寫意見陳述書，怎么撰寫呢？

1、整體安排，針對不同情況，有不同安排。第一次答辯，按照正常的情況，正面的闡述，三句話去講，先講事情特點，然后講顯著進(jìn)步，如果已經(jīng)到第二步，在審查員針對的論點上進(jìn)行針對性的答辯，沒有必要平鋪直敘。如果有涉及到其它的因素，你可以另起一段去答。

2、創(chuàng)造性的基本模型，怎么論述事情特點，確定現(xiàn)有技術(shù)，確定技術(shù)特征解決的計數(shù)問題，第三判斷是否非顯然意見，這里面我指出來幾點，第一動筆前理清思路，提煉總結(jié)出準(zhǔn)備闡述的論點，盡量采用帽子身子鞋子的形容方式，講任何一個東西要有論點論證結(jié)論。

3、另外論述應(yīng)該針對審查意見有明確的針對性。

4、合理布局論述中的破與立。

5、合理安排主次先后順序。

6、論述的內(nèi)容應(yīng)該有理有據(jù)，避免空洞無力。

7、善用小標(biāo)題，合理分段、重視視覺效果上的邏輯清晰性。

怎么論述發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，顯著的進(jìn)步就是講技術(shù)效果，就是我前面講的那四點。對語言表達(dá)要注意這幾點：

1、避免過激語言，營造良好的溝通氛圍，客觀論述創(chuàng)造性。

2、句句斟酌，避免對后續(xù)程序帶來風(fēng)險的表述。

3、語言應(yīng)該精準(zhǔn)，避免過多重復(fù)啰嗦。

剛才講了步驟怎么做，到底怎么來挖掘論述創(chuàng)造性的突破點。以審查員否定創(chuàng)造性所引用的對比文件內(nèi)容不屬于現(xiàn)有的技術(shù)為突破點。比如說對比文件公開日在申請日請的申請日之后。還有審查人員引用附圖等。

挖掘突破點：

一是技術(shù)角度挖掘突破點。有三種方式 ，因為疏忽而找漏區(qū)別特征，還有對這一句話理解有誤，還有沒有站在本領(lǐng)技術(shù)人員的角度，他站在更高的角度了。

二是技術(shù)效果上挖掘突破點，我指出了五種情況，比如說明書沒有說明好處，但是數(shù)據(jù)可以看到這個好處，依然可以說有這個好處，還有對效果數(shù)據(jù)挖掘，通過邏輯推導(dǎo)分析，還有依據(jù)研發(fā)歷程，闡述更優(yōu)技術(shù)效果。

三、專利法的角度挖掘突破點。一是只是關(guān)注技術(shù)方案的比較，忽略技術(shù)效果的比較，技術(shù)方案差不多，但是我如果去看技術(shù)效果，技術(shù)效果相差很大，有創(chuàng)造性。二是只關(guān)注技術(shù)效果的比較，三是割裂的評價單個區(qū)別技術(shù)特征，忽略技術(shù)特征之間的組合關(guān)系。四是只抓住對比文件只言片語，未從現(xiàn)有技術(shù)整體理解所給出的技術(shù)啟示。五是未以所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員的視覺判斷非顯然意見性。六是主觀低估發(fā)明的創(chuàng)造性，事后諸葛亮，這里面有六種情況，比如技術(shù)方案特別簡單的發(fā)明創(chuàng)造、技術(shù)原理已知的發(fā)明創(chuàng)造、經(jīng)有限的試驗獲得的發(fā)明創(chuàng)造、進(jìn)行常規(guī)實驗手段獲得發(fā)明創(chuàng)造、基于現(xiàn)有技術(shù)本領(lǐng)域技術(shù)人員有能力獲得的發(fā)明創(chuàng)造、現(xiàn)有技術(shù)給出了可能但非必然的預(yù)期的發(fā)明創(chuàng)造。七是對非顯而易見性的判斷違背專利法設(shè)立的宗旨。

發(fā)明解決了人們渴望解決但始終未能獲得的發(fā)明創(chuàng)造，發(fā)明克服了技術(shù)偏見、發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果、發(fā)明在商業(yè)上獲得了成功、可用于創(chuàng)造性論述的其它點。還有要看專利的價值怎么樣，市場價值多大，本身跟發(fā)明創(chuàng)造沒有關(guān)系，如果有了可以講了。

這是專利創(chuàng)造性答辯突破點的思維道路。剛才講那么多，就是這本書，130萬字，我們團(tuán)隊用7年多時間寫出來的，將近一千頁。9月份剛出版，很多人說老師你把你壓箱底的東西拿出來，這個沒有關(guān)系，大家如果通過這本書，把本來應(yīng)該駁回的結(jié)果授權(quán)了，本來保護(hù)范圍小，結(jié)果保護(hù)范圍內(nèi)大了，看我們這本書非常有意義，這本書有非常多的原創(chuàng)。每一個案例都有一個部分叫答辯思路部分。這也是我們的原創(chuàng)。

謝謝大家，時間關(guān)系，抱歉，我拖堂了。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請勿轉(zhuǎn)載！）

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